El 10 de Agosto de 2018 entró en vigor una reforma a Ley de la Propiedad Industrial enfocada principalmente a la regulación relativa a los signos distintivos, la cual tiene un impacto significativo en la forma en que dichos signos se protegen en México.

En este sentido los aspectos más relevantes de dicha reformas son los siguientes:

1. Por primera vez es posible proteger en México marcas no visibles tales como marcas olfativas y marcas sonoras, así como ciertas marcas animadas, también denominadas marcas holográficas, y en sentido amplio la imagen comercial o “trade-dress”.
En relación con este punto, consideramos que esta reforma es positiva pues aunque las marcas no tradicionales son en proporción pocas con respecto a las marcas tradicionales, los empresarios son cada vez más creativos al momento de identificar sus productos o servicios, lo cual en conjunto con los avances tecnológicos, ha permitido que cada vez más signos distintivos no tradicionales funcionen de forma efectiva como marcas y la Ley debe protegerlos como tales.

2. Por primera vez es reconocida la distintividad adquirida o “secondary meaning” de términos que, siendo en un principio no registrables, generalmente por ser términos descriptivos de los productos o servicios que amparan, derivado de su uso en el comercio han adquirido distintividad y por lo tanto pueden acceder a ser registrados como marcas.
En este caso, al igual que con las marcas no tradicionales, el porcentaje de términos que califican para obtener protección a través de la distintividad adquirida o secondary meaning son pocos dentro del cúmulo de marcas existentes, sin embargo aquellos que han logrado posicionarse en el mercado como marcas deben ser protegidos.

3. Las cartas consentimiento y los acuerdos de coexistencia son expresamente reconocidos como documentos válidos para superar anterioridades, exceptuando únicamente los casos en que las marcas involucradas sean marcas idénticas para proteger productos o servicios idénticos.
Este aspecto de la reforma es especialmente positivo, ya que facilita y hace costeable el registro de marcas, puesto que de algún modo permite a los titulares auto regular dicho registro y evitar litigios que generalmente son largos y costosos para los involucrados.

4. Se reconoce la mala fe en sentido amplio como posible base para presentar oposiciones en contra de solicitudes de marca en trámite y acciones de nulidad en contra de registros de marca ya concedidos.
Esta reforma también es positiva pues da una opción más a los legítimos titulares para recuperar marcas que han sido indebidamente registradas por terceros.

5. Se permite obtener protección para marcas de certificación.
En este punto, es un orgullo hacer notar que la primera solicitud de registro para una marca de certificación fue presentada para proteger la marca AMPPI Y DISEÑO que identifica a nuestra Asociación.

6. Las oposiciones ahora son vinculantes por lo que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial deberá emitir una resolución fundada y motivada en cada oposición, dando así una mayor certeza a estos procedimientos.

7. Ya no es posible presentar nuevas solicitudes de marca pidiendo protección para los encabezados de las clases de la Clasificación de Niza. Por el contrario ahora es necesario que se indiquen los productos o servicios que se pretenden proteger de forma específica.

8. Asimismo, con la finalidad de limpiar el registro de marcas no usadas, ahora los titulares de marca deberán presentar una declaración de uso en el tercer aniversario de la fecha de registro de la marca, por medio del cual deben indicar bajo protesta de decir verdad, los productos o servicios para los cuales la marca es efectivamente usada.
De esta forma, en caso de que la protección inicial de la marca se haya concedido para un mayor número de productos o servicios, dicha protección quedará limitada a los productos o servicios de uso efectivo una vez que la declaración arriba mencionada sea presentada.
Por el contrario, en aquellos casos en que la declaración de uso no sea presentada en tiempo y forma, el registro de marca caducará automáticamente.

9. Con esta misma intención, al momento de solicitar la renovación de un registro de marca, el titular está obligado a indicar también bajo protesta de decir verdad, los productos o servicios para los cuales se usa efectivamente la marca en México, por lo que como consecuencia, al momento de conceder la renovación de marca, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial limitará la protección del registro a los productos o servicios de uso efectivo.

10. Igualmente, se elimina la posibilidad de renovar registros de marca en una clase, con base en el uso de dicha marca realizado en otras clases, es decir, actualmente solo podrán renovarse los registros de marca que estén efectivamente en uso.
Ahora bien, como podrán notar los puntos 7 a 10 en conjunto son un grupo de reformas que también consideramos positivas, pues atienden al problema de la saturación del registro de marcas, forzando a los titulares a tener una protección limitada únicamente para aquellas marcas y aquellos productos y servicios para los que efectivamente se usan las marcas.

En conclusión, consideramos que aún y cuando todavía estamos a la espera de la publicación de las modificaciones al Reglamento que nos ayudaran a aclarar algunos aspectos prácticos respecto a la manera en que estas modificaciones serán implementadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, también es cierto estas modificaciones son en términos generales positivas y constituyen un gran avance en materia de protección de signos distintivos en nuestro país, en beneficio tanto de los usuarios del sistema como de la competitividad de México a nivel internacional.

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